驰名商标的认定原则‍之按需认定‍

2013年第三次修正《商标法》公布之前，驰名商标的按需认定只在《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条和第三条中有隐含的体现。

由于仅仅是司法解释的规定，实践中只能约束法院，而无法约束行政机关的驰名商标认定，

《商标法》第三次修正之后，第十四条增加了强调商标局、商标评审委员会和法院“根据处理案件的需要”可以对商标驰名情况作出认定的规定。

基于这种强调和重申，法院在诉讼中基本都贯彻了如已经能够通过《商标法》其他条款给予保护则不适用关于驰名商标规定保护的做法。

比如在第9431904号“IKE”商标无效宣告案中，北京知识产权法院就认为：英特-艾基公司提交的证据可以证明其在先的第175291号“IKEA”商标在家具等商品上具有很高的知名度。

但由于驰名商标的认定遵循按需认定原则，因诉争商标与包含前述在先商标的六个商标构成使用在类似商品上的近似商标，诉争商标应予无效，英特-艾基公司的权益已经通过2001年《商标法》第二十八条的规定进行保护，故本案无需认定在先商标为驰名商标。

按需认定还在以下两方面的法律适用问题上有体现。

第一个是关于驰名商标的认定与保护的各个要件在适用时是否有顺序的要求。

也就是说，在适用《商标法》第十三条第二款或者第三款时是否需要先认定请求保护的商标是驰名商标，才可以对诉争商标是否是复制、摹仿或者翻译了该驰名商标要素进而容易导致公众的混淆或者误导进行认定。

在第1162247号“东尼博斯TONYBOSS及图”商标异议复审案中，北京市高级人民法院认为2001年《商标法》第十三条第二款“在适用中原则上应首先认定在先的注册商标是否为驰名商标；

其次认定申请注册的商标是否构成对在先已注册驰名商标的“复制、摹仿或者翻译”；

最后再认定这种“复制、摹仿或者翻译”的商标是否误导公众并可能对驰名商标注册人的利益造成损害。”

但是最高人民法院第5894566号“巨化”商标异议复审案的驳回再审申请裁定中明确表示：在案件审理过程中，固然要对异议申请人请求予以保护的引证商标所具有的知名度予以考量，但并不意味着必须将其作为适用商标法第十三条第二款的前提条件，即首先对引证商标是否构成驰名商标的问题进行审查和认定。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项明确了驰名商标的按需认定原则，在商标授权确权行政案件的审理过程中，亦应遵循驰名商标的按需认定原则。如果被异议商标并没有构成对引证商标的复制、摹仿或者翻译，或者被异议商标获准注册的结果并不会导致误导公众并可能损害引证商标权利人利益的结果，即无需对引证商标是否构成驰名的问题作出审查和认定。

从这一发展历程来看，驰名商标保护要件的适用顺序应让位于按需认定原则。

第二个法律适用方面的问题是能否在相同类似商品上认定与保护已注册驰名商标。

《商标法》第十三条第三款的文义仅限于制止在“不相同或者不相类似商品”上致使驰名商标注册人的利益可能受到损害的行为，

但法院在有些案件中也认为，该款也可以适用于相同或者类似商品的商标纠纷中。

比如在第1348576号“APPLES”商标争议案中，北京市高级人民法院就认为：“《商标法》第十三条第二款对在“不相同或者不相类似”商品上复制、摹仿或者翻译他人已注册驰名商标而申请商标注册的行为予以禁止，因此对本案在相同及类似商品上翻译、摹仿已驰名的两引证商标注册争议商标的行为更应属于该条款所禁止的内容。”。

最高人民法院在相关案例也中认可，依据举重以明轻的法律解释规则，第十三条第三款也可以适用于相同类似商品上的保护。

但在具体法律适用上，行政机关（商标评审委员会）有不同的观点：在诉争商标核定使用商品与在先引证商标核定使用商品为相同或者类似商标时，对于依据《商标法》第十三条第三款提出的请求，商标评审委员会会转换为《商标法》第三十条的规定进行审理，这当然也是在按需认定原则要求之下一种变通的审理模式。

在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十四条中认可了这种转换行为的正当性，仅提出一个特例就是当诉争商标注册满五年的，就无需转换仍按《商标法》第十三条第三款的规定。

与此相关的是，既有相同类似商品上的相同近似商标又有非类似商品上的驰名商标时，主张侵权或者宣告诉争商标无效时，是否就不能再引用非类似商品上的驰名商标了？法院对此的回答是否定的。

在“索菲亚”商标侵权案中，浙江省高级人民法院认为：“司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标，在权利人享有多个商标权的情况下，如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则商标权人的合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。”

在关于第1355455号苹果图形商标争议案中，最高人民法院也认为：“当在先商标权人同时拥有非类似商品上注册的驰名商标和类似商品上的在先注册商标的情况下，不仅应该将争议商标与类似商品上的在先注册商标进行比对，还应该考虑驰名商标保护这一因素，不应该出现权利人除了拥有驰名商标之外，还拥有在相同或类似商品上在先注册商标的情况下，所得到的保护反而弱于仅有在非类似商品上的驰名商标而没有在类似商品上在先注册商标的情况。”

（发布：小西）
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